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从两个耐克商标之争谈起
2015-06-25 17:13:08 来源:www.gdlhlaw.com 作者:广东理恒 【 】 浏览:627次 评论:0
一、案情介绍             
  2000年3月至5月间,西班牙CIDESPORT公司(下称西班牙公司)委托浙江一进出口公司(下称浙江进出口公司)和嘉兴市一服装厂(下称嘉兴服装厂)生产耐克男滑雪衣,由西班牙公司提供原材料、商标吊牌等,该西班牙公司在西班牙拥有NIKE商标,注册类别是第25类(运动服装)。浙江进出口公司负责原材料的进口和服装的报关,嘉兴制衣厂负责加工。
  2000年8月12日,浙江进出口公司通过深圳海关报关出口,美国耐克公司于2000年8月19日向深圳海关申请扣留这批服装,之后美国耐克公司向深圳市中级人民法院起诉,要求西班牙公司、浙江进出口公司、平湖服装厂停止侵权,并赔偿损失。西班牙公司提出,其向中国公司提供的耐克商标是其在西班牙注册的耐克商标,在西班牙,耐克商标的合法持有者是该西班牙公司,其让中国进出口公司和制衣厂定牌加工生产耐克服装是完全符合国际贸易的常规的,而且该批服装也只是在西班牙销售,并不在中国销售。嘉兴服装厂称,服装厂只是来料加工,耐克商标的标识也是由西班牙公司提供,服装加工后全部销往西班牙,而且西班牙公司也提供了耐克商标的合法来源,故其不应当承担法律责任。
  深圳中级人民法院经过长达二年的审理,作出判决,判决认为:耐克公司在中国作为耐克商标的专用权人,在中国境内任何人都不得侵犯其注册商标专用权,在同一种商品或类似商品中使用注册商标相同或者近似的。西班牙公司虽然在西班牙拥有注册商标专用权,当时基于商标的地域性,美国耐克公司的商标受中国法律的保护。据此,法院依据我国《商标法》第52条之规定,判决西班牙公司、浙江进出口公司、嘉兴服装厂共同构成侵犯美国耐克公司的商标专用权,判决三被告停止侵权,西班牙公司赔偿损失20万元,浙江进出口公司赔偿4万元,嘉兴服装厂赔偿6万元,西班牙公司对浙江省进出口公司和嘉兴服装厂的赔偿责任承担连带责任。据悉,被告已经提起上诉。
二、本案引出的问题之一:定牌加工业务中存在的法律问题
  先不讨论本案的具体法律适用问题,本案因其具有的普遍性令人关注,中国的定牌加工企业遭遇的商标纠纷已经的是屡见不鲜,作为贴牌加工的中国商户乃至相关主体今后要注意些什么问题,值得一议,下文主要从加工户、国内出口商、订购商的法律责任谈起。
  定牌加工(OEM)的基本含义是工厂按照订购商的要求进行生产,并标上订购商的品牌,由订购商收购。
  定牌加工的法律性质是什么?是一种商标使用许可还是商标转让?是首先需要解决的问题,先排除转让注册商标的说法,根据中国《商标法》第25条规定:转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。
  从定牌加工的实际含义看,订购商并没有将商标转让给加工商的意思,只是为了自己订购的产品上使用自己(或者他人已授权)的商标,无非是在委托加工产品的同时,委托将商标贴在上面,因此定牌加工又称贴牌加工。
  那么委托贴牌是否就是商标许可使用?不能简单的等同,因为,虽然订购商允许在自己订购是商品上使用该商标,但是这样使用是有合同限制的,即只能在自己所订购的产品上使用该商标,该合同项下的产品除了数量外还必须是订购商认可的质量合格的产品,方能使用,超过数量或者是质量不合合同要求的产品上都不能使用该商标。原则上来说,只要是商标所有权人之外的人合法的使用注册商标都是使用许可的范围。因此实际上贴牌加工是一种有限制的临时使用许可。这些限制主要是依靠合同的约定来解决,而合同又不是专门为商标使用许可而定,只是其中涉及到一些条款,如果按照我国商标局的规定,商标的使用许可要到商标局备案,实际上这样的临时许可是不可能到商标局备案的。
  明确其法律性质后,我们来看一下目前存在的一些法律问题。主要存在以下问题:
  1、加工厂违反许可使用合同的约定的行为,如多加工贴牌商标私自销售,对不合格的产品私自销售,
  2、为外商所贴的商标是侵权商标,为他人生产非法商标标识等。
  这些涉及到加工厂的问题,有些是比较容易被认定的,如果涉及到的商标是中国注册的商标,上述行为1是侵犯定牌商的商标,2是共同侵犯其他人的商标。国家商标局在1994年11月22日《关于执行商标法及其实施细则若干问题的通知》中,对委托定牌加工的要求是,受委托加工方在订立合同时要求委托方提供有效的授权证明,否则构成共同侵权,负相应的法律责任。
  如果是涉及到外国注册的商标,加工厂是否还要承担法律责任?笔者认为在一定条件下是要承担的。加工户为定牌商贴牌加工他人的注册商标的产品,实际上是共同侵犯了外国商标权人的商标,依据中国法律是无法追究(驰名商标除外),但是在如果定牌商外国商标所在国销售,就有可能被追究责任,这是涉及到我国很多的加工厂目前没有自营出口权,大多是通过国内的出口商出口,而且很多的定牌加工也是国内的出口商委托加工的,因此存在国内出口商的法律责任和风险,由于中国目前以外向型经济为支柱,我国的出口商的规模在增大,涉及的国家也是比较多,由于一般国家的商标立法均将销售商作为共同侵权人,因此我国出口商在境外承担侵权责任的可能性是完全存在的。如果是出口商代理加工厂出口,存在出口商要向加工厂的追偿,加工厂最终还是要承担法律责任。因此接下来的问题是各方如果做好自我保护措施。由于加工厂和出口商无法一一检索订购商提供的商标是国内注册还是国外注册的,因此需要订购商明确,如何明确,如商标局规定,必须让订购商提供商标权利证明,如果涉及到国内的商标,尽量核实。如果是外国注册商标,由于成本和检索的困难,要求加工厂到注册国去核实是不现实的,但是可以通过互联网进行检索,由于国外商标一般也可以通过网上搜索到,因此如果发现商标权利人和订购商不是同一人,还需要订购商提供授权证明。国内出口商在自己委托加工厂加工时,其责任等同于加工厂,其所注意义务等同于上文加工厂应承担的义务。在出口商接受加工厂的代理出口时,也必须注意到其中存在的风险。在侵犯国内注册商标的情况下,出口商往往是和加工厂是共同侵权人。而在侵犯外国注册商标情况下,出口商对外承担的法律责任是和订购商是共同侵权人,出口商两面受敌的处境下提高自我保护意思刻不容缓。主要还是要完善和外商及加工厂的合同,注意审查商标权利的合法性。和加工厂的审查一样,出口商还可以利用自己熟悉外国的情况,通过其他渠道审核订购商商标的合法性。作为订购商,虽然是外国法人,如果存在侵权,在一定的情况下,还是要为此付出代价。在保护自己的利益方面,往往出口商是比较积极,但是又是困难较大的。目前出现较多的情况是,国内的加工厂经常违反合同的约定超出范围使用商标。对此出口商除了签订必要的合同外,还可以要求加工厂提供完善的内部台帐,供订购商查核,同时对可能出现的情况作明确的约定。
三、本案需要探讨的法律问题
  从案件的法律关系粗看来说,本案并不复杂。如判决所说,西班牙的耐克商标在中国是不产生任何法律上的效用,从商标保护的地域性来说,美国耐克公司在中国所持有的注册商标专用权在中国法律上是完整的。但是为何西班牙的耐克和美国的耐克(实际上是中国的耐克注册商标)之争会让中国的加工厂和出口商成为商战中的牺牲品,本案中有两个问题值得提出:
  1、是加工厂和出口商是否主观上有过错?这样的过错在法律上是否有意义?
  2、是在中国生产西班牙销售是否是造成对权利人的损害?
  《商标法》第52条之规定:有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:
  (一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
  (二)销售侵犯注册商标专用权的商品的;
  (三)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;
  (四)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;
  (五)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。《商标法实施条例》第50条规定:有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为:  
  (一)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;
  (二)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。
  上述法律规定可以看出我国目前对侵犯商标权的全部范畴,从看出第52条第一款的规定其实已经是一种严格责任,或者是无过错责任,并不将行为人的主观因素作为是否侵权的要件,本案中加工厂虽然在主观上可能审查西班牙公司对商标所持有的权利,但是仍有义务了解这样的行为是否构成侵权,因此很难说他没有过错。只是其过错程度比较轻,因此法院在判决其承担责任时考虑了这点。
  值得注意的是第二个问题是,损害问题。从案件实际情况看,所涉案件的货物确实销往西班牙,这样的行为对NIKE商标的中国权利人是否有法律上的损害呢?我们知道有损害才会有救济。本案中所涉产品全部销往西班牙,而在西班牙销售NIKE是完全不损害本案原告的,因此本案的一个问题是光凭使用在出口商品这一点是否能确认有损害?笔者认为这一点确实值得深思。
  显然本案原告在西班牙公司在中国订购加工NIKE商标的产品,加工商品在没有走向市场之前是不会造成损害的,除非走向的市场是受保护的市场,如在中国销售,这是属于即发侵权。但是本案显然不是准备在中国或者其他美国公司有商标权的国家销售,因此法律上损害原告美国公司的利益的结论较难作出。中国作为一个制造业王国,其制造成本较低,相对的工人素质较高,使世界上很多公司竞相在中国加工其产品,从而获得全球竞争力。从这一方面来说,西班牙公司在中国生产的产品在国际竞争力上能加强,对原告来说也是一种全球商业上的遏制,美国公司(本案原告)起诉西班牙公司的目的,笔者分析不过如此。虽然上面引用的法条中并没有规定必须有损害,但是侵权法的构成要件中必须包含这一点。没有损害的前提下,法院判决被告赔偿依据是值得商榷的,本案中笔者认为被告的行为不构成中国法上对原告的损害结果,同时也不够成侵权。如果简单的认为西班牙商标在中国没有任何法律上的效力,显然是失之简单。如果出口到其他原告有商标权的国家,显然可以使用当地的商标法解决。一般来说有销售才有损害,因此这一点才是应该注意的,因此本案的判决值得商榷。实际上是帮助美国公司在全球市场上遏制西班牙公司,实现其全球战略提供一种帮助,同时也使中国的制造业参加受到了损失。笔者认为实际上本案不应判决三被告赔偿原告损失,只应当判令停止侵权。
四、结语
  看来简单的案件实际上背后隐藏的问题也不简单,在经济的全球化日益加速的今天,中国的知识产权司法审判能否跟上时代的步伐,有待于现实给我们答案。
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